抵触申请是专利领域的一个重要概念，目的在于与专利法第九条相配合，以实现防止重复授权的目的。但是，在专利实务中，有关发明或实用新型与外观设计专利申请之间是否能够互为抵触申请的问题却一直存在争议1。笔者谨借本文，从不同操作方式的合法性和合理性两个方面，对此问题进行论述，以期能够在这一问题上达成比较一致的观点。

首先看不同操作方式的合法性。

（略）

然后，从合理性角度对不同操作方式进行分析。

对以上内容进行总结，可以得出：

三种专利类型的保护客体之间存在部分重叠，导致任何一种类型的专利申请文件中都有可能公开其他类型的保护客体

发明、实用新型和外观设计三种专利类型的保护客体虽然不同，但是之间存在部分重叠，那就是产品的形状。也就是说，发明实用新型专利保护的技术方案中的产品的形状信息也可以作为外观设计专利的保护客体，外观设计专利保护的新设计中的产品的形状也可以作为发明实用新型专利的保护客体。因此，一项发明创造是可以同时从技术方案和外观设计两个角度请求专利保护的。对于某些技术方案或者新设计来讲，是既可以被记载于发明或实用新型的申请文件中，也可以被记载于外观设计专利申请的图片或照片中的。

专利申请文件中并没有限定仅公开与本申请保护客体相关的内容，因此每一种类型的专利申请文件公开的“其他信息”都有可能是其他类型专利申请的保护客体

发明、实用新型和外观设计三种专利的申请文件中都是可以包含与本申请请求保护的客体之外的“其他”信息的。也就是说，这三种专利类型的申请文件中，都是可以包含其他专利类型所能提供保护的技术或设计信息的。比如发明、实用新型的附图公开的产品结构示意图，就有可能是外观设计保护客体的图片，再比如外观设计图片或照片中包含产品的构造信息，就可以构成发明和实用新型专利的保护客体。

基于以上分析，可以看出，

如果发明或实用新型专利申请不能作为外观设计专利申请的抵触申请，外观设计专利申请也不能作为发明或实用新型专利申请的抵触申请，从而使得在专利申请文件中记载了同样的发明创造内容的发明或实用新型专利申请与外观设计专利申请都被授予了专利权，根据专利法第十一条的规定，将会造成在先的专利申请在获得专利权以后，专利权人对该专利权的实施会受到其在后申请的专利权的制约，这明显是不合理的。即使在先专利申请所授予专利权的专利权人有机会通过专利法第六十九条有关的先用权的规定，在原有范围内实施该技术，这仍然是明显不合理的。如果将发明或实用新型专利申请的内容作为外观设计专利申请的抵触申请，和将外观设计专利申请的内容作为发明或实用新型专利申请的抵触申请则能解决这个不合理的问题。

国家知识产权局条法司主编的“《专利法》第三次修改导读”对抵触申请的规定进行了如下解读：

概括以上内容，我们可以得出这样的结论：

发明或实用新型与外观设计专利申请之间是否能够互为抵触申请的问题，不应该从专利申请类型上进行限定，应该具体考虑发明或实用新型与外观设计专利申请中所包含的技术和设计信息是否可以互相抵触，也就是在先申请的发明或实用新型专利申请文件中是否包含或隐含了在后外观设计专利申请所请求保护的产品的完整外观设计，或在先申请的外观设计专利申请文件中所包含的产品的形状和构造信息是否已经明示了一个与在后提出的发明或实用新型专利申请所请求保护的技术方案相同的技术方案。只要发明或实用新型与外观设计专利申请中所包含的技术和设计信息存在互相抵触，那包含相互抵触信息的在先专利申请就构成在后专利申请的抵触申请，而如果发明或实用新型与外观设计专利申请中所包含的技术和设计信息不存在互相抵触，那包含相互抵触信息的在先专利申请就不构成在后专利申请的抵触申请。

比如，对于一份外观设计专利申请A和一份实用新型专利申请B而言。在现有技术和现有设计中均不存在带把手的杯子的背景下，该外观设计专利申请A的照片显示的是一个有把手的杯子，该实用新型专利申请则请求保护一种带把手的杯子。此外观设计专利申请A所请求保护的杯子的设计要素明显就是由于增加一个把手而形成的杯子的整体形状，而杯子带把手的整体形状无疑也同时构成了该实用新型专利申请B所请求保护的技术方案。在此情况下，不管该实用新型专利申请和该外观设计专利申请哪个在先，都是应该被视为在后的另一专利申请的抵触申请的，对在后的另一专利申请授予专利权无疑都是不妥的，对于同样记载了某项技术方案的实用新型专利申请和外观设计专利申请而言，实用新型专利申请因为记载了某项技术方案而成为另一在后发明或实用新型专利申请的抵触申请，而同样记载了该项技术方案的外观设计专利申请却不能被认定为该在后发明或实用新型专利申请的抵触申请，更是明显不妥的。

也就是说，只有能将发明或实用新型专利申请的内容作为外观设计专利申请的抵触申请，和能将外观设计专利申请的内容作为发明或实用新型专利申请的抵触申请才是合理的。而发明或实用新型专利申请的内容不能作为外观设计专利申请的抵触申请，和外观设计专利申请的内容不能作为发明或实用新型专利申请的抵触申请的观点则是明显不合理的，也是无法完全实现防止在同一发明创造同时存在两项专利权的目的的。如果对该外观设计专利申请A和实用新型专利申请B都授权，并因为其不能互为抵触申请而都有效，将进一步导致实施该两项专利之一的行为都需要同时取得该两项专利的许可，将为该两项专利的实施造成障碍，从而不利于专利制度促进科技进步宗旨的实现。

笔者建议

为了解决现有专利法规所导致的在抵触申请判断问题上的合理则不合法，合法则不合理的问题，基于法律法规的制定应当以合理为基础的一般性原则，笔者建议对相关法规进行修改，具体修改建议为：

将专利法二十二条第二款修改为：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明创造在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

将专利法二十三条第一款修改为：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的发明创造在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

通过以上修改，将抵触申请的检索范围都扩展为所有发明创造类型。并在专利审查指南中，对抵触申请的审查标准进行进一步细化的规定，对发明或实用新型专利申请与外观设计专利申请之间在什么情况下可以被确定为抵触申请进行规范，就可以解决当前规定所导致的在抵触申请判断问题上的合理则不合法，合法则不合理的问题。

（全文发表于《专利法研究2010》，转载请著名出处。）